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 台灣法律網 > 法律知識庫 > 作者專欄(二) > James Hung

「先處戰地」--發明人、專利申請權人與專利權人(上)

文 / James Hung
【台灣法律網】


序言:

胡適先生說過:「要怎麼收穫,先那麼栽。」對於企業專利實力的培植與投資報酬,用這句話來驗證特別貼切。

經過這些年的灌溉,國內大部分企業對專利重要性的認知,已經從先前的宣導階段,逐漸步入實際的專利庶務的規劃與執行等等處理,甚至短兵相接的沙戮戰場的階段。在專利庶務的處理,劍拔弩張的協議與真槍實彈的訴訟之間,往往只是一線之隔。更甚者,訴訟可能會被用來當作協議的一個工具,以戰逼和;協議,也可能只是訴訟的過程中雙方取得資訊,以分析訴訟實力的一個步驟。對於專利協議或訴訟的選擇與交錯為用,不同的時代有不同的背景,造成當事人對專利庶務事件的堅持與決斷之過程,與可能造成結果的種種考量,也自然不同。隨著國際貿易舞台競爭趨勢的演進,台灣企業對專利庶務的態度,也從以前多一事不如少一事的求和心態到今天追求公平正義原則的執著。這樣的演變包含著許多的因素參雜,而形成的觀念改變。在不同的時代背景與條件中,我們回過頭去看,可能很難評斷,當初在絕大多數專利庶務處理的協議或談判中處於劣勢的台灣企業之處理方式,到底是對還是錯。不過,可以確定的是,最近已經有越來越多的台灣公司一反過去台灣企業在國際貿易生態中畏懼專利庶務處理的形象,正面迎敵,甚至主動出擊。我們姑且不以專利庶務處理的成敗論英雄,僅就此一觀念的改變就是十分正面且值得肯定與喝采。

不過從以前防禦的角色,逐漸蛻變成為主動攻擊的角色時,要如何才能在專利戰場上成為驍勇的善戰者?孫子兵法有云:「凡先處戰地而待敵者佚,後處戰地而趨戰者勞。故善戰者,致人而不致於人。」故而要達到「致人而不致於人」的關鍵,在於「先處戰地」,也就是準確、明快的先佔領有利的地形,方能支配將來戰爭的局面。

從孫子的角度來看專利訴訟,所謂的「先處戰地」,就是專利權的取得,因為唯有取得有效的專利權,方可在專利訴訟戰爭上,取得支配與主導專利訴訟的地位。不過,從專利申請的程序來看,要取得有效的專利權,最根本的還是在於專利說明書的準備。除了某些特殊的狀況之外(註1) ,專利申請基本上是以書面審查為主,所以對於專利說明書上的任何一個欄位的填寫都不可被忽略,而且皆必須據實且正確的加以回答填寫。畢竟在專利訴訟的戰場上,幾乎所有與在專利申請上對於專利權構成的有關的因素,甚至包括程序面,都可以被轉換成為攻防的決戰點。例如,專利構成的三要件(Non-obviousness、Novelty and Anticipation、Originality)、專利範圍與侵權(Claims and Infringement)界定、發明人(Inventorship)與專利權移轉(Transfer of rights)、申請程序相關議題(Prosecution Procedures)、其他可能構成不當行為(Inequitable conduct)與訴訟的救濟與損害賠償(Damages)計算的因素等等。當然,這還必須視各該地區專利法的相關規定,方可決定對於某些個案是否可能提出上述爭議的攻防。不過,從孫子「先處戰地」的觀點來看,專利訴訟的準備,並不是從發動訴訟的時間點開始計算,而應該是往前延伸,從專利申請與專利權的取得開始,就必須進行周延的準備,方能達到「致人而不致於人」的關鍵。如果不能把握「先處戰地」的原則,或是因為判斷的錯誤而導致所處戰地,並非對自身有利者,則一旦啟動訴訟,最終的結局反而收到的是對自身有害的反效果。例如,當專利所有權人針對某一被告提出專利侵權訴訟時,最關鍵的議題當然會是在於該專利的專利範圍分析與侵權鑑定。但是,被告最常採取的防禦方式總是先想辦法挑戰該專利的有效性(validity)作為初始防禦防線,然後才是進入實質的侵權分析防衛。(註2) 因此,如果專利所有權人在「先處戰地」階段,也就是專利申請階段的準備並不完備,反而會在專利訴訟時因為對手的反擊不但輸掉訴訟,而且更會專利權被挑戰而無效。本文所要討論的有關專利發明人相關的議題,就是一個可以被作為挑戰專利有效性的一個爭戰點,詳下述。(註3)

因為我國適逢新專利法已於九十一年一月一日開始實施,而行政院亦再度提出專利法修正案,修正案中的異議程序將予以廢止,這樣的修正將對本文討論的議題—發明人、專利申請權與專利權之間的關係還有發明人錯誤補正的問題有關,因此實有必要針對專利法修正案與本文主題相關之部分,進行說明與釐清。

再者,對於台灣企業與全球經濟的生態來說,目前還是以美國市場為主要的商業活動區域。因此,就專利版圖的佈局,美國專利的申請對於台灣企業而言向來是趨之若鶩,而從企業或產業從商業的角度而言,美國專利申請之重要性有時候甚至超過台灣本土。區域性選擇的專利申請,也是一門重要的戰略要點,但因不是本文主要討論的範圍,因此筆者不多贅言。不過,正因為目前台灣企業的主要經濟活動與可能引發的專利戰爭地點還是以美國為主,又本文所要討論的主題,不管是國內目前的立法或者是新的專利法修正案,與美國的立法皆有不同之處,因此本文便兼論美國的相關法令規定。

本文為撰寫與讀者閱讀時的方便,因此在文中引述法條時,以與本文相關之中譯條文(註4) 為主,但為同時兼顧法條法源引用與解釋的完整並且提供讀者對於相關法規通盤了解的參考,本文於註解中也同時引列英文的原文法條(註5) 於附註中。

本文以下第一部份就發明人、專利申請權人與專利權人的關係進行概略討論;又在現行法與修正草案中都有提及所謂「利害關係人」,故而本文第二部份就利害關係人一詞進行探討;第三部份則討論若專利申請權人非為專利權人時,在現行專利法與修正草案的規範下會出現的結果與影響與其修正與更正規定,;第四部份則討論美國對於發明人記載有誤時的相關法令規定與案例;最後一部份為結語。

發明人、專利申請權人與專利權人:

專利制度與專利法的訂定,是為鼓勵、保護、利用發明與創作,以促進產業發展(註6) ,而賦予發明人申請的權利(註7) ,以利申請權人經由特定的申請程序後得以獲得法定的專利權。(註8) 以發明專利為例,物品專利權人,便專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人,便專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。(註9) 由上述,與一專利有關的人,有發明人、專利申請權人與專利權人。以下說明三者的關係。

發明人、專利申請權人與專利權人:

專利的申請,必須由專利申請權人為之。(註10) 專利申請權人,根據專利法第五條第二項的規定,係指發明人、創作人、或其權利受讓人或繼承人。再者,專利申請權與專利權是可以讓與與繼承的(註11) ,因此專利法亦載明透過法定規定或契約有關專利申請權移轉的約定(註12) ,或專利法有關專利申請權及專利權與聘僱關係的規定(註13) ,發明人可以將專利申請權或專利權移轉至第三人。倘若,發明人將專利申請權移轉至第三人,則由該經權利移轉後的專利申請權人於申請時附具相關證明文件向專利專責機構提出申請(註14) ,而由該專利申請權人獲得專利權,並成為該專利的專利權人。

也就是說,專利的發明人-也就是該專利的實際發明或創作人-所擁有的是該專利的「姓名表示權」,但是卻不一定可以擁有該專利的專利權與實際利益;而專利所有權人則是該專利的法定權利擁有人,也就一種「專利財產權」。至於專利申請權,則可以說是專利申請程序上介於「姓名表示權」與「專利財產權」的一種程序權利。假若沒有經過發明人的意思表示(如,讓與)或是法定規定(如,繼承),則專利申請權仍屬於發明人所有。

專利法進而規定,若一專利之專利權人為非專利申請權人者,則經由意議程序專利專責機可不予核准專利權(註15) ,或是應依其職權撤銷其發明專利權(註16) 。專利權一經撤銷確定者,專利權之效力,視為自始即不存在。(註17) 換言之,專利一旦經由異議或是舉發的程序確定該專利的專利權人非為該專利的專利申請權人者,則該專利申請案將不被核准,或其專利權將被專利專責機關撤銷而使得專利無效。不過,倘若異議或是舉發案的提出是經由實際專利申請權人所提出者,則該專利案可以再經由申請的程序由實際專利申請權人獲得到該專利。(註18)

至於異議與舉發的程序,根據目前現行的專利法規定,若一專利的專利權人非為專利申請權人時,且該專利已經核准且仍然處於公告期間,則「利害關係人」可以在公告日起三個月內,備具相關文件向專利專責機構提出異議。(註19) 又若,該專利已經核准並且已經公告期滿,則限於該專利的真正「專利申請權人」,方可向專利專責機關舉發該專利。(註20) 有關專利權人非為專利申請權人的狀況,主要會發生於:第一、單一發明人:申請書所記載的發明人不是實際的發明人。第二、共同發明人:發明人兩人以上時有發明人誤載或是遺漏的狀況。第三、專利申請權移轉不確定。第一與第二種狀況的發生,會自然造成第三種狀況的出現;有時候雖然發明人是正確的,但是因為移轉程序上的錯誤還是會造成專利權人非為專利申請權人的狀況。

共同發明人:

承上述,專利申請權人係指發明人、創作人、或其受讓人或繼承人。而且,專利申請權可以契約或是相關規定而移轉予第三人,然後由該經權利移轉後的專利申請權人提出申請,而由該專利申請權人獲得專利權。但是,若發明人為一人以上時,則根據我國專利法的規定,該專利申請權將成為所有發明人所共有(註21) 。雖然學者認為上述專利申請權的共有,本於「專利財產權」與「專利權流通」之觀念,宜解釋為「分別共有」(註22) ,然而專利法對於專利申請權移轉的規定,卻造成「全有全無移轉」之限制:根據專利法的規定,當專利申請權為共有時,各共有人未得其他共有人之同意,不得以其應有部分讓與他人(註23) ,故而若一專利有兩人以上之發明人而使得該專利之申請權為共有時,則申請方式只有兩種,第一、全體發明人必須一起提出申請(專利申請權為共有者,該專利的申請更必須由全體共有人提出申請) (註24) ,第二、全體發明人必須同時將其共有之申請權移轉到第三人,再由該專利申請權人申請之。實務上,若發明人有兩人以上時,企業一般會利用聘僱合約的協議,要求發明人將其專利申請權移轉予企業,發明人則享有姓名表示權(註25) 。如此,則可免去專利申請權移轉所可能衍生的問題。雖然,大部分的實務是用上述方式解決此一問題。但是,在某些原因或是狀況下,還是會有並非所有發明人皆將其共有之專利申請權一致轉移到同一第三者的情形發生,這樣的狀況所衍生的問題,除專利法並沒有予以規定之外,司法判決或行政函令也鮮少說明。一般實務上認為,這樣的爭議之所以很少發生,主要是在於:第一、有關誰是真正的發明人,其實務舉證實屬困難,二、上述實務操作已經得以避免爭議的產生。然而,筆者認為這樣的爭議之所以很少發生除了上述原因之外,主要還是專利法上規定的限制使然,詳後述。但在敘述此論點之前,以下將先對「利害關係人」進行討論。(待續)


註1  中華民國專利法第四十四條與第一百一十六條規定,專利專責機關於審查時,得依職權或依申請限期通知申請人到局面詢。

註2  如果從廣義的訴訟的角度來看,而非侷限於專利訴訟的話,第一戰場甚至有可能會從該訴訟案件的管轄權(Jurisdiction)與程序面(Procedures)開始。

註3  在本文撰寫的過程中,不論是觀念的糾正、法條的辨析或是文中相關議題的討論,筆者深受長江事務所陳怡盛律師,旺宏電子林盈村之鼓勵與指點,不勝感激,僅此致謝。

註4  本文美國專利法的中文翻譯主要是以智慧局所網站提供所提供的版本為主要參考。但是為了文中敘述方便與法條的統一對於某些中文用字上有稍作修改。(http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1_31.asp)

註5  美國專利法是是美國法典(United States Code,簡稱為U.S.C.)中的第三十五部(Title 35)。該法典分為四章(Parts):第一章-專利及商標局(Patent and Trademark Office),第二章-發明之專利性與專利權之授與(Patentability of Inventions and Grant of Patents),第三章-專利與專利權之保護(Patents and Protection of Patent Rights),第四章-專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)。而在部之下,則以節(Chapter)區分各法條,例如第二章,發明之專利性與專利權之授與包含第十節至第十八節,其中第十節為發明之專利性(Patentability of Inventions),第十一節為專利的申請(Patent Application)。本文美國專利法典引用自康乃爾大學法律資訊會(Cornell University Legal Information Institute)。(http://www4.law.cornell.edu/uscode/35/) 讀者一般在閱讀法律書籍的時候,作者在引用法條時就按照就只會列出法典與條文的數目,例如35U.S.C.111(b)指的是第三十五部法典第一百一十一條第二項。

註6  中華民國專利法第一條。以下,若無特別說明,則中華民國專利法是指將於民國九十一年一月一日開始實施的法令。

註7  中華民國專利法第五條。

註8  中華民國專利法第二十二條至三十五條。

註9  中華民國專利法第五十六條。

註10  中華民國專利法第二十二條第一項、第一百零五條與第一百一十二條。

註11  中華民國專利法第六條第一項。

註12  中華民國專利法第五條第二項。

註13  中華民國專利法第七、八條。

註14  中華民國專利法第二十二條、第一百零五條與第一百一十二條。

註15  中華民國專利法第四十一條第一項、第一百零二條第一項與第一百一十五條第一項。

註16  中華民國專利法第七十一條第一項第二款、第一百零四條第一項第二款與第一百二十一條第一項第二款。

註17  中華民國專利法第七十二條、第一百零五條與第一百二十二條。

註18  中華民國專利法第三十四條與第三十五條。

註19  中華民國專利法第四十一條第一項、第一百零二條第一項與第一百一十五條第一項。

註20  中華民國專利法第七十二條第一項、第一百零五條與第一百一十二條。

註21  中華民國專利法第五條第二項與第十四條。

註22  蔡明誠,發明專利法研究,1998,第二版,95-96頁。

註23  中華民國專利法第十四條。

註24  中華民國專利法第十三條。

註25  中華民國專利法第七條第三項。

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作者簡介
經歷:逸揚科技股份有限公司副總經理
學歷:倫敦大學亞非學院博士肄業

 

 

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