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 台灣法律網 > 法律知識庫 > 作者專欄(二) > James Hung

「先處戰地」--發明人、專利申請權人與專利權人(下)

文 / James Hung
【台灣法律網】


專利修正草案

不過行政院於九十年十一月二十八日通過專利法修正草案,有針對此問題提出修正。若一專利申請案的專利權人並非專利申請權人時,則根據新法的規定,該專利的「利害關係人」可向專利專責機關「舉發」之(註46) ,而異議程序將於新法中廢除。換言之,若該草案立法通過,則將來在所有專利訴訟案件的「訴訟關係人」便應可以「利害關係人」的身分,主張該專利的專利權人非為專利申請權人,對該專利提出舉發並經由專利專職機構撤銷其專利權。

同樣的,假若一專利的實際發明人或是權利繼讓人以「利害關係人」身分以該專利的專利權人非為專利申請權人為由提出舉發案,則修正法草案也規定了補救的措施:草案第三十四條、發明為非專利申請權人請准專利,經專利申請權人於該專利公告之日起二年內申請舉發,並於舉發撤銷確定之次日起六十日內申請者,以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請日。換言之,在發明人誤載或是遺漏的狀況下,實際發明人或是其權利繼讓人還是可以經過舉發與再申請的程序,成為該專利的專利權人。

雖然說,由專利的專利權與合法利益來看,倘若一專利的專利權人非為該專利的專利申請權人,則該專利受專利法所賦予的權利與保護便應該在合法程序下接受挑戰並且予以廢除。故而,修正案中擴增「利害關係人」得據以挑戰該專利的有效性,從權利與衡平的角度觀之,似乎並無不妥。基本上,這樣的修法大大增加在專利訴訟戰場上,雙方攻防的空間。從「訴訟關係人」或是「競爭同業」的觀點來看,這樣的修法應屬適當。但是,從專利的發明人或是申請權人的角度來看,一個歷經心力與財力投資的發明,因為發明人誤載或是遺漏的狀況,就使得該專利的專利權喪失,這樣的規定是否洽當,實在值得商確。故而,專利法中便有補正與修正的規定。
我國專利法有關發明人修正與更正的規定

根據我國專利法的規定,專利領證前對於專利說明書所做的補正為修正(註47) ,領取專利證書以後對於專利說明書所做的補正為更正(註48) 。上述的修正或變更若是在「發明」與「新型」專利案審定公告之後(註49) 或是已請准專利者(註50) ,僅限於下列情事之一,方得向專利專責機關申請之:一、申請專利範圍過廣,二、誤記之事項,三、不明瞭之記載。至於「新式樣」專利,不論是在審定公告之後(註51) 或是已請准專利者(註52) ,則僅限於誤記或是不明瞭之處,方可向專利專責機關提出修正或是變更。當然,上述修正或是變更都不可以涉及專利的實質變更。

不過,上述現行的專利法的規定雖然提及可修正或是更正的範圍,但若一專利的發明人有遺漏或是誤載的情形出現時,是否符合上述的「誤記之事項」使專利申請人得以提出修正或是更正,專利法與相關法規並沒有進一步說明;再者, 專利法中並沒有觸及有關在訴訟中的專利案,若有發明人遺漏或是誤載時其可以修正或是更正的時間,或是應該由誰來認定上述錯誤在什麼狀況與條件下可以予以修正或更正;另外,我國因為司法體系的關係,如果對於專利權的效力有疑問時,應該循行政程序於行政法院中解決,倘若該專利權有爭議的狀況下,自然應等待該專利權權利確定之後,再進行專利訴訟審理,方為恰當,故而在民國八十三年以前規定:關於專利權之民事或刑事訴訟,在申請案、異議案、撤銷案,未確定以前,法院「應」中止其程序。(註53) 然而,民國八十三年修法:關於專利權之民事或刑事訴訟,在申請案、異議案、舉發案、撤銷案未確定以前,法院「得」停止其程序(註54) ,一直延續至現行法:關於專利權之民事或刑事訴訟,在申請案、異議案、舉發案、撤銷案確定以前,「得」停止偵查或審判(註55) 。這樣的修法不僅非能強制約束相關單位必須在專利權確定後,方可進行專利訴訟的偵查或審判,更模糊對於專利修正與更正的洽當性。

專利修正草案,對於此一問題也沒有任何著墨。

美國專利法有關發明人(註56) 之補正相關規定

根據美國專利法第一百零一條的規定:任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合,或新而有用之改良者,皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。(註57) 雖然第一百零一條規定,一申請的專利必須由發明人獲得,但是同法的第一百五十二條(註58) 則規定,專利證書得核發給發明人在專利商標局記錄上所載之受讓人。故而,在美國專利法中發明人與專利權人也同樣的分開的。

又根據該法第一百一十一條第一項第一款:專利申請應由發明人或由發明人所授權之人以書面向局長提出。(註59) 且根據第一百一十六條第一項:一發明的發明人可以為兩個人以上,且此多數發明人應共同申請專利。(註60) 換言之,在美國專利法中,發明人可以是單一發明人(sole inventor)也可以是多數的共同發明人(co-inventors)。一專利的發明人,不管是單一發明人或是共同發明人,若並非該項發明標的之發明人,則將違反同法第一百零二條第六項規定而喪失該專利之專利權。(註61) 

但是,當一專利的發明人有錯誤的狀況時,美國專利法是否允許當事人提出補正(correction)呢?

在一九八二與一九八四年美國專利法修正之前,「發明人完全錯誤」--也就是,單一發明人之專利倘若有發明人誤載的狀況發生或是所有的共同發明人都不是真正的發明人時(也就是說該專利所記載的發明人沒有一人是真正的發明人時)--基本上是不允許對這樣的錯誤提出補正,而該專利之專利權將被撤銷而無效。(註62)

不過,在一九八二與一九八四年修正之後,根據美國專利法第一百一十六條(註63) 的規定,倘若一申請中之專利有發明人錯誤的狀況,但是在該法的規定下可依法予以補正時,局長得於一定期間內准許其申請案補正。該法條中明載單一發明人(a person)如果有誤載或是遺漏的狀況時,這樣的錯誤是可以補正的,也就是說修正後的專利法已經允許「發明人完全錯誤」的補正。同法第二百五十六條(註64) 亦規定,若一已經領證之專利因作業疏失使得專利證書上單一發明人(a person)有錯誤的狀況時,局長得依據全體當事人及受讓人之申請,經證明其事實與其他必要事項,核發更正錯誤之證書。也就是說,對於已經領證的專利案,其可以補正的範圍亦包含了「發明人完全錯誤」。故而,根據美國專利法的條文解釋,上述發明人錯誤的狀況,同時包含了「發明人完全錯誤」、「發明人遺漏」或是「發明人誤載」。所謂「發明人遺漏」(non-joinder),就是應為發明人但未被列名發明人;「發明人誤載」(misjoinder),就是非為發明人但被列名為發明人。也就是說,上述三種發明人錯誤的狀況,美國專利法皆允許補正。不過,不管是申請案或是已經領證的專利案其補正的前提必須是,此錯誤之發生並沒有任何「欺瞞意圖」(deceptive intent)。

至於在訴訟當中,倘若有發現專利發明人錯誤的狀況時,又可不可補正呢?修正後的美國專利法採取比較寬鬆的態度,認為即使是在訴訟中這樣的錯誤還是可以補正的,並且明文規定:審理有此類爭議問題之法院,經通知並聽訊全體當事人之陳述後,得命令專利商標局更正,局長並得依該命令核發更正證書。(註65) 換言之,該專利權人必須證明該專利發明人錯誤在專利法第二百五十六條的規定下是可以更正的,也就是必須回歸到是否有「欺瞞意圖」的事實的判定。倘若有「欺瞞意圖」的事實,則該發明人錯誤將不可補正,並且會導致因為違反第一百零二條第六項規定而喪失該專利之專利權。(註66)  至於決定當事人是否有「欺瞞意圖」的事實,還是必須由法院來審理。

相較我國專利法,美國專利法有關發明人錯誤的補正相關規定,給予專利申請人與訴訟當事人較為明確可循的依據。

不過,這並不表示美國的立法就是沒有瑕疵。承上述,美國專利法第一百一十六條是針對申請中的專利案,第二百五十六條則是針對領證後的專利案,在發明人有誤的狀況時,其是否可以補正的判定標準都在於該錯誤的發生是否有「欺瞞意圖」的事實。這兩條法令同時涵蓋「發明人遺漏」與「發明人誤載」,而且有關發明人錯誤的補正規定的文字敘述幾乎是一模一樣,所差別的是在一個逗號。

第一百一十六條第三項:
Whenever through error a person is named in an application for patent as the inventor, or through an error an inventor is not named in an application, and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may permit the application to be amended accordingly, under such terms as he prescribes。
因作業之疏失,於專利申請案中將第三者列為發明人,或漏列發明人之姓名,且如該誤失非出於欺瞞意圖時,局長得於一定期間內准許其申請案補正。
第二百五十六條第一項:
Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error。
因作業之疏失,於專利證書上將第三者列為發明人,或漏列發明人之姓名且如該誤失非出於欺瞞意圖時,局長得依據全體當事人及受讓人之申請,經證明其事實與其他必要事項,核發更正錯誤之證書。

美國聯邦法院(Court of Federal Circuit)在Stark v. Advance Magnetic, Inc. 一案解釋「欺瞞意圖」時,將法條上的誤失(error)解釋成相對於「未知且誠實」 (uninformed and honest)的「欺瞞且不誠實」 (deceptive and dishonesty)之錯誤(mistake) (註67) 。但是因為法條中逗號的存在,因此法院認為對於專利法第二百五十六條而言,「欺瞞意圖」的判定標準應該只適用於「誤載」而非「遺漏」的錯誤。故而,該法院在解釋專利法第一百一十六條時,認為專利申請案中若有發明人錯誤並且希望予以補正時,上述錯誤的發生是否有「欺瞞意圖」應同時適用於所有發明人(即包含「遺漏」與「誤載」的所有發明人),但是對於第二百五十六條之已經註冊的專利案,如果有發明人錯誤並且希望予以補正時,「欺瞞意圖」的判定應不適用於被遺漏的發明人。(註68)

不過學者對於聯邦法院的這樣的解釋,從立法意旨與專利商標局的程序規定加以批評:一、立法意旨--從立法的歷史與意旨檢視,第二百五十六條是伴隨第一百一十六條所產生的條文,其主要的目的是要簡化發明人錯誤時補正的程序,以避免因為該專利因為發明人錯誤的發現而使得該專利無效。再者,並沒有所謂的公正政策(Public Policy)足以解釋為何申請中的專利與領證後的專利,對於發明人錯誤的狀況,在發明人誤載或是遺漏其「欺瞞意圖」的判定標準應該有不同。二、專利商標局的程序規定--申請中的專利,發明人必須簽署宣誓書(oath)宣誓其為該發明的真正的發明人,所以一專利案從申請中一直到該專利獲准之後,該文件仍舊是唯一足以證明發明人的文件。但是因為發明人的證言就專利申請而言僅僅是程序上的問題,因此假若有發明人錯誤的狀況發生,不管是申請中或是已經獲准的專利,都應該被允許做補正。美國專利商標局允許一申請中或是已經領證的專利因為發明人錯誤時,可以根據CRF(註69)  1.48與1.324的規定予以補正。根據1.48的規定,申請發明人錯誤的補正僅需要(1)所有被增加或是刪除的發明人出示請願書(petition)載明錯誤的發生沒有欺瞞的意圖,(2)所有實際發明人的宣誓書(oath)或請示書(declaration),(3)費用,(4)假若發明人的權利有讓與時,則必須同時附上讓與證明。美國專利商標局對於發明人錯誤補正之請示視為程序上的要件而非實質上認定發明人真偽的要件。況且,對於在程序上要求專利商標局認定發明人是否為真偽,就專利申請與審查上而言是資源的浪費。根據1.324則規定,未被登載或是誤載的發明人可以填具請示書向專利商標局申請補發正確紀錄發明人的專利證書,另外1.324的申請所需要的條件與1.48是相類似的。因此,一已經領證的專利若發生發明人錯誤時,對於發明人遺漏或是誤載的狀況,其「欺瞞意圖」的判定標準不應該有所不同。(註70)


結論:

雖然美國法院的見解與立法意旨及專利商標局程序規定雖然相左,但是因為美國法院具有造法的能力,再者法院是根據法條與以解釋法令規定,因此並不能說法院的見解是不洽當的。嚴格上來講,這是立法時法令規定在文字上的失誤。不過,這個例子給我們一個思考的方向:大部分的法令規定是人為的,既然是人為的,就可能會有思考不周延的地方,也就可能最後在實務上或是司法解釋上出現該法條與當初的立法意旨有差異或是沒有顧及到之處。

我國專利法對於發明人錯誤的相關規定,包括補正與異議及舉發等規定,相較於美國的法規似乎較為不明確。雖然,在我國的專利訴訟案中有關發明人真偽的議題鮮少被提起,但是從上述分析來看,此一狀況的發生,似乎是因為法律規章使得「關係人」無從施力的可能性遠大於僅僅是因為實務上少發生或是舉證困難此等原因。因此,筆者僅於此提出拙見以作為日後相關立法的參考:一、有關專利舉發案的提案人,專利修正案已經提供解決的方案,應予以採納,以方便「利害關係人」對於專利權人非為專利申請權人的專利案提出舉發;二、對於訴訟進行中或是申請中,但是有專利權人非為專利申請權人狀況之專利案,專利法應該適當的提出是否允許進行此等錯誤補正的規定;三、允許補正的標準又是如何。因為我國的司法制度有行政法院的設立而與其他國家不同,因此再考慮此等上述修正時,也應該將專利審查制度與訴訟進行中可能發生的審判制度一並考慮其中。當然,在法律修正上對於制度上通盤的考量是必須的,但是相較與專利制度鼓勵與保護發明人權益的角度來看,則是值得且更加急迫的。

再者,不管是我國現行的專利法或者是美國專利法,對於發明人錯誤狀況的發生,都是採取偏向可以補正的立法角度。換言之,從孫子的角度來看一專利訴訟案中有關發明人的真偽的問提,只要該專利是已經在申請中或是已經請准,基本上專利權人似乎已經佔盡了「先處戰地」的優勢。這對於致力於專利佈局的申請人來看,不僅僅是一項優勢,更是往後專利訴訟中致勝或是至少是利於不敗之地的一項重要因素。(全文完)



註46  中華民國專利法第六十六條第二項。(行政院於九十年十一月二十八日通過專利法修正草案)

註47  中華民國專利法第四十四條與第四十四條之一。

註48  中華民國專利法第六十七條。

註49  中華民國專利法第四十四條之一第四項,中華民國專利法第一百零五條。

註50  中華民國專利法第六十七條,中華民國專利法第一百零五條。

註51  中華民國專利法第一百一十六條第三項。

註52  中華民國專利法第一百二十條。

註53  中華民國七十五年十二月二十四日專利法第八十八條。

註54  中華民國八十三年一月二十一日專利法第八十八條。

註55  中華民國專利法第九十四條。

註56  有關美國專利法下「發明人」的定義,是根據發明的「概念形成」(conception)來界定,這樣的定義基本上是由案例中所衍生出來。因為本文篇幅有限,因此不於本文中討論。有關「發明人」與「概念形成」的討論不勝列舉,讀者可參閱Monheit, R. The Importance of Correct Inventorship, 7 Intell. Prop. L. Fall, 1999, 191, 192-211; Lawrence M. Sung, Collegiality and Collaboration in the Age of Exclusivity, 3 DePaul J. Health Care L. Spring/Summer, 2000, 411, 422-428; Robert J. McMnus, C. Ahn, C. Karnakis, and R. E. Rodriguez, Urvey of Patent Law Decisions in the Federal Circuit: 1998 in Review, 48 Am. U.L. Rev. August, 1999. 1319, 1372-1379等等文獻。

註57  35U.S.C. 101:Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title。

註58  35U.S.C.152:Patents may be granted to the assignee of the inventor of record in the Patent and Trademark Office, upon the application made and the specification sworn to by the inventor, except as otherwise provided in this title。

註59  35U.S.C. 111(a)(1):An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director。

註60  35U.S.C. 116(1):When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly…. 。

註61  35U.S.C. 102(f):A person shall be entitled to a patent unless —(f)he did not himself invent the subject matter sought to be patented。

註62  Monheit, R. The Importance of Correct Inventorship, 7 Intell. Prop. L. Fall, 1999, 191, 211-2, note 104-105。

註63  35U.S.C. 116(3):Whenever through error a person is named in an application for patent as the inventor, or through an error an inventor is not named in an application, and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may permit the application to be amended accordingly, under such terms as he prescribes。

註64  35U.S.C. 256(1):Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error。
35U.S.C.256(2):The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly。

註65  35U.S.C.256(2)。

註66  35U.S.C. 102(f):A person shall be entitled to a patent unless —(f)he did not himself invent the subject matter sought to be patented。

註67  Stark v. Advance Magnetic, Inc., 119 F.3d 1551, 43 USPQ 2d (BNA) 1321, 1324 (Fed. Cir. 1997).

註68  同上。

註69  37U.S.C Code of Federal RegulationsPatents, Trademarks, and Copyrights。

註70  本段敘述見Monheit, R. The Importance of Correct Inventorship, 7 Intell. Prop. L. Fall, 1999, 191, 214-6。

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作者簡介
經歷:逸揚科技股份有限公司副總經理
學歷:倫敦大學亞非學院博士肄業

 

 

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